Dopo esserci chiesti nelle puntate precedenti che cos'è e a cosa serve un brevetto e aver spiegato quali sono i suoi requisiti e come deve essere scritto, proveremo qui a capire dove registrare un brevetto, quanto costa e quanto tempo dovremo aspettare per ottenerlo.

Premetto che il mio tentativo è quello di dare delle indicazioni generali che possano servire a sapere cosa aspettarsi a chi (come me, qualche anno fa) si dovesse avventurare per la prima volta nel complesso mondo dei brevetti. Ma per ciascun caso specifico, potrebbero esserci peculiarità ed eccezioni e il vostro patent attorney (se è bravo) vi aiuterà a prendere le decisioni migliori.

Dove conviene registrare un brevetto?

L'ufficio italiano brevetti (UIBM) non esegue più direttamente gli esami delle domande di brevetto, ma offre la possibilità di ottenere il rapporto di ricerca dall'ufficio brevetti europeo (EPO) con una specie di sconto. Quindi, per la mia esperienza, conviene cominciare a registrare la domanda in Italia. In questo modo otterrete, a prezzi contenuti ed entro circa sei mesi, una prima valutazione autorevole, che vi darà indicazioni utili a decidere se interrompere o proseguire l'avventura.

In caso l'esaminatore rilevi nel rapporto di ricerca anteriorità che, a suo parere, non consentono di attribuire novità o altezza inventiva ad alcune rivendicazioni, non scoraggiatevi. Come ricorderete dalla puntata precedente, le prime rivendicazioni sono formulate volutamente in termini molto generali, per tentare di ottenere il più ampio ambito di protezione possibile. Il parere sfavorevole dell'esaminatore su alcune di esse, vi più aiutare a ridimensionarle, ridisegnandone meglio i confini al momento dell'estensione internazionale della domanda. In sostanza, noi partiamo tenendoci larghi e ci facciamo aiutare dall'esaminatore a capire dove è necessario stringere e dove invece possiamo allargarci.

L'estensione internazionale

Ottenuto il rapporto di ricerca dell'EPO, se l'esito è incoraggiante, cioè se non sono state rilevate anteriorità che ne compromettano irrimediabilmente la novità e l'altezza inventiva (vedi la seconda puntata), e se il brevetto ha per i titolari un'utilità e un valore importante, la naturale conseguenza è l'estensione internazionale. Non mi riferisco qui ancora all'estensione all'Europa, agli USA, alla Cina o ad altri Paesi (quelle si chiamano fasi nazionali e ne parlo di sotto), ma a una copertura molto più ampia accessibile nelle prime fasi della domanda.

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Fra Mauro, Mappamondo

Esiste infatti un'organizzazione delle Nazioni Unite per la proprietà intellettuale (la World Intellectual Property Organization, WIPO) e un trattato internazionale (il Patent Cooperation Treaty, PCT) che regola la collaborazione in materia di proprietà intellettuale tra i governi dei Paesi aderenti. Il PCT è oggi sottoscritto da oltre 150 Paesi; in sostanza, è valido in quasi tutto il mondo.
L'estensione della domanda a livello PCT, da fare entro un anno dalla domanda italiana, mantiene valida la data di prima registrazione in Italia (in gergo, la priorità) e permette di ottenere una protezione geograficamente molto vasta, pagando una singola tassa, anzichè una per ciascun Paese aderente al PCT. L'estensione PCT consente, inoltre, di rimandare di diciotto mesi la difficile (e costosa) scelta dei Paesi in cui presentare la domanda brevetto.

E' bene specificare che la WIPO non può concedere il brevetto, quindi, ad un certo punto, la domanda dovrà comunque essere presentata agli uffici brevetti nazionali (vedi sezione seguente). Inoltre, la WIPO non ha un ufficio brevetti, quindi la domanda internazionale viene presa in esame dagli uffici brevetti locali; per i Paesi eurpei, dall'EPO. Ciò significa che la nostra domanda finirà quasi sicuramente sulla scrivania dello stesso esaminatore EPO che l'ha vista quando l'abbiamo registrata in Italia e, salvo che abbiate apportato modifiche significative alle rivendicazioni in fase di estensione internazionale, riceverà esattamente la stessa risposta. L'EPO si risparmierà la ricerca e vi rimborserà la relativa tassa.

In caso di esito sfavorevole del rapporto di ricerca, una possibilità e quella di richiedere l'esame internazionale. Si tratta di avviare un dialogo con l'esaminatore a livello PCT (attraverso una corrispondenza curata dal patent attorney), per tentare di ottenere una revisione del suo parere, argomentando la novità e l'altezza inventiva della domanda, spiegando meglio eventuali punti oggetto di incomprensione ed eventualmente modificando le rivendicazioni. Per la mia esperienza, conviene farlo solo nei casi di palesi incomprensioni da parte dell'esaminatore, per evitare di arrivare alle fasi nazionali con un parere negativo PCT del tutto ingiustificato. In casi meno ovvi, infatti, conviene confrontarsi singolarmente con ciascun ufficio brevetti nazionale (durante le fasi nazionali), per ottenere la protezione più ampia possibile in ciascun Paese. I diversi uffici nazionali potrebbero infatti sollevare obiezioni diverse tra loro e l'esito dell'esame internazionale non è comunque vincolante per gli uffici nazionali.

Le fasi nazionali

Una volta terminato il periodo di protezione PCT, come facciamo a decidere in quali Paesi presentare la domanda di brevetto?

Ripartiamo dal fatto che nei Paesi in cui vi verrà concesso il brevetto, avrete il monopolio per il suo sfruttamento economico (tipicamente la commercializzazione del prodotto) per un certo numero di anni. A questo punto, dovrete domandarvi quali sono i mercati per cui vi interessa mantenere questa posizione di privilegio. I criteri da considerare sono la dimensione e la profittabilità del mercato, il tempo medio per la concessione, la reale possibilità di far valere i propri diritti (si pensi ad esempio a Paesi con una scarsa certezza del diritto o costi proibitivi delle cause) e, infine, i costi di mantenimento del brevetto.

Nel caso di una start up, che in futuro potrebbe essere acquisita da un grosso gruppo internazionale, è particolarmente importante ragionare in prospettiva: un Paese quasi inaccessibile per una piccola struttura italiana potrebbe essere un consolidato e florido mercato per una multinazionale. Un importate componente della valorizzazione della start up sarà il valore dei suoi brevetti, quindi in questi casi conviene prevedere sin dall'inizio un cospicuo budget per lo sviluppo dell'intellectual property e mantenere una protezione ampia. D'altra parte, se non si presenta la domanda in un Paese al momento giusto non sarà più possibile presentarla in seguito, mentre è sempre possibile smettere di pagare le tasse annuali, lasciandola così decadere in quel Paese.

Nel caso di una domanda nata in Italia, una scelta solitamente scontata è la sua estensione a livello europeo. L'interlocutore sarà acora una volta (dopo la prima registrazione italiana e l'estensione PCT) l'EPO, che ovviamente si rifarà al suo rapporto di ricerca precedente. Una volta concesso il brevetto in sede europea, purtroppo sarà ancora necessario decidere in quali Paesi della EU lo si vuole registrare (e pagare le relative tasse annuali); in questo caso i fattori da considerare si riducono a opportunità di mercato e costi di mantenimento. E' prevista nel prossimo futuro l'adozione di un brevetto europeo unitario che garantirà la protezione per tutti i Paesi della EU con una singola tassa annuale pagata all'EPO (resta da capire cosa succederà per lo UK), ma non accadrà prima del 2019.

Altri Paesi tipicamente presi in considerazione sono: USA, Cina, India, Canada, Giappone, Eurasia, Brasile, ecc. Per ciascun Paese scelto, il patent attorney presenterà la domanda all'ufficio brevetti competente, attraverso dei suoi corrispondenti locali, facendola tradurre se necessario. Ciascun ufficio la esaminerà in modo indipendente, tenendo in una qualche considerazione (chi più, chi meno) l'esito della domanda a livello PCT e, infine, concederà o meno il brevetto. Per arrivare alla concessione, potranno essere necessari una o più comunicazioni con l'esaminatore per argomentare i requisiti di brevettabilità dell'invenzione, chiarire eventuali punti dubbi e, molto spesso, riaggiustare le rivendicazioni. La priorità della domanda resterà per tutti quella riconosciuta dalla domanda PCT, quindi quella della prima registrazione italiana.

Quanto costa un brevetto?

La risposta ovvia è: dipende! Ma non voglio cavarmela così a buon mercato e cercherò di darvi delle indicazioni di budget, nell'ipotesi che decidiate di procedere pressapoco come ho descritto di sopra e che il titolare sia una società (per le persone fisiche costa meno).

Siete seduti? Cominciamo...

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Michelangelo Merisi (Caravaggio), Vocazione di san Matteo

Per la domanda Italiana, conviene prevedere intorno a 3.000€, tra costi del patent attorney (consulenza, stesura della domanda e disegni) e tasse.

Per l'estensione internazionale, dovrete prevedere poco più di 6.000€, cui si aggiungeranno poco meno di 2.000€ di traduzione in inglese. La buona notizia è che, come anticipavo di sopra, se le rivendicazioni corrispondono sostanzialmente a quelle della registrazione italiana, l'EPO vi rimborserà circa 1.900€ perché non deve rifare la ricerca.

I costi delle fasi nazionali dipendono molto dai Paesi scelti. Nella tabella seguente ho riportato, per alcuni Paesi più significativi: una stima del costo iniziale, una stima molto grossolana del costo complessivo per arrivare a concessione (inclusivo dell'iniziale) e alcune note.

PAESE COSTO
INIZIALE
COSTO
COMPLESSIVO
NOTE
EU 5k€ 20k€ Circa 2 anni per arrivare a concessione.
USA 5k€ 20k€ Le eventuali litigation hanno costi stellari.
Un po' più rapido della EU.
Cina 5,5k€ 10k€ Circa 2 anni per la concessione.
Ultimamente, le litigation sono gestite più correttamente.
India 3k€ 10k€
Brasile 4,5k€ NA Circa 6 anni per la concessione.
Giappone NA 25k€ E' particolarmente difficile ottenere i brevetti.
Eurasia* 8k€ 10k€ E’ un po’ più facile ottenere i brevetti.

* Con "Eurasia" mi riferisco all'Eurasian Patent Organization, che comprende la Russia più una serie di repubbliche ex-sovietiche.

Si può risparmiare qualcosa evitando gli studi legali più rinomati, ma fate attenzione che, come ho accennato più volte, avere un bravo patent attorney è una cosa importante. Inoltre, per le start up vale la pena di segnalare che spesso i potenziali finanziatori (venture capital, angels, ecc.) hanno maggior fiducia nella qualità di un brevetto se è redatto da uno studio conosciuto. Qui non voglio fare nomi, ma se avete bisogno di un consiglio, scrivetemi un'email.

Quanto tempo ci vuole per ottenerlo?

Armatevi di santa pazienza...

La-persistenza-della-memoria
Salvador Dalí, La persistència de la memòria

Dal momento del deposito della prima domanda italiana, ci vorranno circa sei mesi perché l'EPO vi risponda con il rapporto di ricerca e avrete un anno dei tempo per fare l'estensione internazionale (PCT, vedi sopra). Dal momento del deposito PCT, avrete altri diciotto mesi per avviare le fasi nazionali. A quel punto, saranno già passati due anni e mezzo dal primo deposito (più del 10% del periodo di protezione complessivo del brevetto) e dovrete ancora affrontare i singoli uffici brevetti nazionali. Una stima dei tempi medi per arrivare a concessione per alcuni uffici la trovate nella tabella di sopra; possiamo assumere una media di un paio di anni.

Naturalmente, nessuno vi vieta di accorciare i tempi, procedendo subito con il deposito PCT e/o con le fasi nazionali (senza aspettare le scadenze), ma la realtà è che tipicamente accelerare non conviene: finché non si arriva alle fasi nazionali i costi sono contenuti. La priorità è quella del deposito della prima domanda, quindi conviene procedere da subito con lo sfruttmento commerciale dell'invenzione (patent pending), se il primo rapporto di ricerca fa ben sperare, senza aspettare la concessione del brevetto vero e proprio.

Conclusioni

Spero, per voi che avete avuto la pazienza di seguirmi in questo viaggio in tre tappe nel modo dei brevetti, che la lettura non sia stata troppo noiosa e che sia stata almeno un poco utile a orientarvi. Se avete altre domande o credete possa esservi d'aiuto in qualche modo, fatevi sentire!

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Bill Watterson, Calvin and Hobbes

The end.